Badanie znaku towarowego stanowi kluczowy krok przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego. Pozwala zweryfikować, czy proponowana nazwa posiada zdolność odróżniającą. Ustalenie, czy istnieją wcześniejsze, zarejestrowane lub zgłoszone znaki towarowe, identyczne lub podobne, po pierwsze minimalizuje ryzyko odmowy ochrony, a ponadto umożliwiają podjęcie świadomych decyzji dotyczących dalszych prac i inwestycji w działania marketingowe.
Definicja znaku towarowego
Ustawodawca w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2023.1170 t.j. z dnia 2023.06.22) definiuje pojęcie znaku towarowego. Zgodnie z cytowanym przepisem, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
Zgodnie z ww. legalną definicją znaku towarowego, przesłanką rejestracji znaku towarowego jest posiadanie przez dane oznaczenie zdolności odróżniającej. Weryfikację istnienia tej przesłanki dokonujemy przez przeprowadzenie badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Tym samym jest to kluczowy etap poprzedzający dokonanie zgłoszenia znaku.
Co obejmuje badanie zdolności rejestracyjnej?
Proces badania zdolności odróżniającej oznaczenia obejmuje analizę:
a) przesłanek bezwzględnych, a więc ocenę czy znak nie składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
b) przesłanek względnych, a więc badanie czy nie występują przeszkody w rejestracji, czyli sprawdzenie, czy oznaczenie nie narusza praw osób trzecich oraz czy nie koliduje z wcześniejszymi znakami towarowymi ujawnionymi w rejestrach znaków towarowych prowadzonych przez Urząd Patentowy RP, EUIPO oraz WIPO.
c) weryfikację czy zostały zarejestrowane wcześniejsze, identyczne bądź podobne znaki towarowe w odniesieniu do wybranych towarów lub usług skalsyfikowanych zgodnie z klasyfikacją nicejską towarów i usług
d) wytypowanie oznaczeń podobnych fonetycznie i elementów graficznych ( w przypadku znaków złożonych słowno-graficznych lub graficznych)
e) nie tylko baz znaków towarowych prowadzonych przez urzędy patentowe ale również nazw firm oraz nazw domen internetowych;
f) badanie może także obejmować weryfikacje badanego oznaczenia w mediach społecznościowych i obecność w Internecie, co pozwoli na zidentyfikowania wcześniejszych oznaczeń obecnych na rynku, nie będących znakiem towarowym, co pozwoli na uniknięcie kolizji z niezarejestrowanym oznaczeniem posiadającym pierwszeństwo używania rynkowego na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
W rezultacie, przeprowadzenie badania zdolności minimalizuje ryzyko odmowy rejestracji i złożenia sprzeciwów wobec zgłoszenia znaku towarowego, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z rejestracją znaków towarowych, a następnie wdrożeniem znaku na rynek.
Dlaczego badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego stanowi kluczowy krok przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego?
Przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej znaku towarowego jest jednym z najważniejszych kroków wstępnych w procesie rejestracji znaku towarowego.
Wykonanie badania zdolności rejestrowej pozwala:
- Zmniejszyć ryzyko odmowyrejestracji znaku przez urzędy patentowe na podstawie bezwzględnych przeszkód rejestracji.
- Zidentyfikować istniejące znaki towarowe, które mogą stanowić potencjalną podstawę sprzeciwów;
- Na oszacowanie szans powodzenia rejestracji znaku towarowego przed złożeniem wniosku o rejestracje i wniesienia opłaty urzędowej;
- Ochronić inwestycję w budowanie marki i przygotować strategię ewentualnej modyfikacji znaku przed zgłoszeniem.
- Zwiększyć szansę na szybkie i skuteczne uzyskanie rejestracji.
Jakie są korzyści z przeprowadzenia badania zdolności rejestrowej znaku towarowego?
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przynosi wymierne korzyści przedsiębiorcy.
Dzięki badaniu zdolności rejestrowej przedsiębiorca może zaoszczędzić środki finansowe związane z opłatami urzędowymi wnoszonymi na etapie zgłoszenia znaku (opłaty za zgłoszenie nie podlegają zwrotowi w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego), jak też koszty związane z prowadzeniem postępowania sprzeciwowego.
Jeśli w wyniku przeprowadzonego badania zostaną ujawnione przeszkody rejestracji znaku przedsiębiorca może:
- zrezygnować z badanego oznaczenia i wybrać inny znak towarowy
- dokonać modyfikacji oznaczenia
- ocenić poziom ryzyka i opracować strategię postępowania celem uniknięcia problemów w uzyskaniu ochrony znaku.
- rozważyć możliwość ograniczenia zakresu ochrony
- rozważyć możliwość zawarcia umów o współistnieniu z uprawnionym do potencjalnie kolizyjnego znaku
Dokładna analiza i sprawdzenie zdolności rejestracyjnej oznaczenia to inwestycja w przyszłość marki, dająca większą pewność co do pozytywnego zakończenia procesu rejestracji znaku.
Efektem badania zdolności rejestracyjnej jest raport z oceną zdolności rejestrowej i rekomendacjami co do dalszych kroków, które można podjąć jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia znaku.
Badanie zdolności rejestracyjnej to fundament odpowiedzialnego zgłoszenia znaku towarowego, umożliwiający wczesne wykrycie potencjalnych przeszkód i zwiększa pewność, że zgłaszana marka może uzyskać właściwą ochronę prawną.
Podsumowanie
Badanie znaku towarowego pozwala zweryfikować, czy proponowana nazwa posiada zdolność odróżniającą. Ustalenie, czy istnieją wcześniejsze, zarejestrowane lub zgłoszone znaki towarowe, identyczne lub podobne umożliwiają podjęcie świadomych decyzji dotyczących dalszych prac i inwestycji w działania marketingowe. Dodatkowo, wyniki badania mogą służyć do ukierunkowania dalszych badań i rozwoju nowych oznaczeń.
Dzięki współpracy z rzecznikami patentowymi FGGH IP przeprowadzisz badania zdolności odróżniającej znaku towarowego, od koncepcji znaku, przez ocenę jego zdolności odróżniającej, aż po finalny dobór elementów składających się na zgłaszany znak. Klienci we współpracy z ekspertami z kancelarii FGGH IP mogą bezpiecznie i efektywnie chronić wyniki swojej pracy, korzystając z kompleksowego wsparcia w zakresie badań zdolności rejestrowej znaku towarowego.
