Aby przenieść prawa do patentu lub prawa ochronne na znak towarowy, wymagane jest sporządzenie pisemnej umowy, zgłoszenie tej zmiany do Urzędu Patentowego RP oraz dokonanie wpisu w odpowiednim rejestrze.
Co oznacza zbycie prawa do patentu
Patent jest prawem majątkowym, które jest zbywalne. Zbycie prawa oznacza przeniesienie własności na inną osobę lub osobę prawną. Przeniesienie patentu może być odpłatne bądź nieodpłatne, w zależności od decyzji stron umowy przeniesienia. Patent jest również dziedziczony, co oznacza, że w przypadku śmierci uprawnionego prawo wchodzi w skład spadku i przechodzi na spadkobierców.
Regulacje prawne zbywalności patentu
Kwestie zbywalności prawa do patentu zostały uregulowane w przepisie art. 67 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2023.1170 t.j. z dnia 2023.06.22), który w ust.1 stanowi, że patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. W ustępie drugim cytowanego artykułu ustawodawca wskazał, że umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Z kolei z ustępu 3 wynika, że przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. Wskazany przepis znajduje odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zbywania prawa ochronnego na znak towarowy, określonego w art. 162 pwp.
Forma umowy przenoszącej patent
Przeniesienie patentu następuje na podstawie umowy, która musi mieć formę pisemną. Zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, aby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
W związku z powyższym przeniesienie (cesję) praw do patentu lub znaku towarowego należy przeprowadzić z zachowaniem określonych zasad prawnych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki związane z przeprowadzeniem cesji:
1. Opracowanie umowy cesji.
Przygotowując projekt umowy cesji należy zachować następujące zasady:
- forma pisemna umowy cesji
Brak zachowania tej formy powoduje nieważność czynności. W przypadku zbywania prawa ochronnego do znaku towarowego, który stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego należy dodatkowo przenieść autorskie prawa majątkowe – zachowując formę pisemną umowy.
- określenie stron umowy
Cedent: obecny właściciel (właściciele) patentu bądź prawa ochronnego na znak towarowy;
Cesjonariusz: nabywający (osoba/osoby lub podmiot otrzymujący prawa)
Należy także zweryfikować czy wszyscy twórcy wynalazku zostali prawidłowo wskazani jak też czy w rejestrze jest wskazany aktualny właściciel prawa.
- przedmiot umowy, zakres i zasięg terytorialny przenoszonych praw
W umowie należy zidentyfikować przenoszone prawo podając numer patentu, numer prawa ochronnego na znak towarowy, zasięg terytorialny, klasy towarowe/usługowe.
Mając na uwadze, że możliwe jest przeniesienie całości lub części praw należy jasno wskazać zakres przeniesienia. W przypadku częściowego przeniesienia należy wskazać, np. określone towary/usługi lub terytorium.
- wynagrodzenie
W umowie należy wskazać, czy przeniesienie ma charakter odpłatny czy też jest to nieodpłatne przeniesienie.
2. Podpisanie umowy przez strony
- w przypadku gdy stroną umowy jest osoba prawna, podpisy muszą złożyć osoby uprawnione do reprezentacji.
- wskutek zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie prawa, do przeniesienia prawa między stronami dochodzi już w dniu zawarcia umowy lub w innej dacie, określonej w umowie. Jednakże do chwili wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego, bądź rejestru znaków towarowych nabywca nie może skutecznie powoływać się na swoje uprawnienia wobec osób trzecich;
3. Wpis do właściwego rejestru
a) Urząd Patentowy RP dokonuje wpisu nowego właściciela do odpowiedniego rejestru (rejestr patentowy/ rejestr znaków towarowych) na podstawie wniosku do którego należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu (np. umowę cesji).
b) należy pamiętać, że każda zmiana uprawnionego musi być odnotowana w rejestrach, tak więc nie można pominąć żadnego z poprzednich właścicieli.
c) wpis do rejestru ma znaczenie legitymacyjne, co oznacza, że umożliwia wykazanie przez nabywcę przysługujących mu uprawnień wobec osób trzecich; umożliwia nabywcy dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego;
4. Opłaty
Za dokonanie wpisu do rejestru pobierana jest opłata urzędowa w wysokości obowiązującej w dacie składania wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze.
Podsumowanie
Przeniesienie praw do patentu lub prawa ochronnego na znak towarowy wymaga zawarcia pisemnej umowy, zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP i wpisu do rejestru. Wniosek w sprawie dokonania zmiany w rejestrze podlega opłacie urzędowej. Dopiero wpis do właściwego rejestru uprawnia nabywcę do skutecznego powoływania się na swoje uprawnienia wobec osób trzecich. Jeśli znak towarowy jest także utworem w rozumieniu prawa autorskiego, należy pamiętać o przeniesieniu majątkowych praw autorskich.
Dzięki współpracy z rzecznikami patentowymi FGGH IP opracujesz umowę cesji praw, umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych, jak też dokonasz wpisu zmiany uprawnionego w odpowiednim rejestrze.
