W dzisiejszych czasach reklama i sprzedaż coraz powszechniej odbywają się w internecie.
W świecie cyfrowym domena internetowa stała się równie ważna co sam znak towarowy. To przez domenę klienci trafiają na dedykowaną stronę zakupową. Przedsiębiorcy coraz częściej wybierają ten sposób promowania własnej działalności, tj. poprzez zamieszczenie znaku towarowego w adresie strony internetowej promującej swoje towary bądź usługi, w szczególności w formie sklepu internetowego.
Domeny rejestruje się na zasadzie ich dostępności. Rejestracja domeny ma zatem charakter czysto formalny. Czasem jednak okazuje się, że przedsiębiorca wybierający nazwę domeny odkrywa, że ktoś inny ma zarejestrowany znak towarowy o identycznym brzmieniu – albo odwrotnie: przedsiębiorca posiada znak towarowy, ale okazuje się, że domena o tym brzmieniu jest już zajęta przez kogoś innego. Która sytuacja daje przewagę prawnie? Czy domena może blokować rejestrację znaku lub odwrotnie?
Domena internetowa jako znak towarowy
Domeny internetowe jako takie nie dają właścicielowi żadnego prawa podmiotowego, które gwarantowałoby taki monopol, jaki daje zarejestrowany znak towarowy. Częstą praktyką stało się natomiast rejestrowanie znaku towarowego w postaci adresu domenowego. Taki znak podlega takiej samej ocenie jak każdy inny znak – musi posiadać zdolność odróżniającą. Nie może zatem być w szczególności oznaczeniem opisowym, wprowadzającym w błąd, sprzecznym z porządkiem publicznym, czy być zgłoszony w złej wierze – tj. z wiedzą i świadomością, że jego rejestracja naruszy prawa innego konkurenta.
Z racji dość ubogich regulacji dotyczących domen internetowych i ich istoty dla budowania rozpoznawalności przedsiębiorcy, odpowiedź na pytanie co do wagi danego prawa (znak vs. domena) odpowiedź wydaje się jednoznaczna, choć nie zawsze na 100% trafna. Niewątpliwie, prawo do zarejestrowanego znaku towarowego jest prawem najsilniejszym, stąd dążenia (świadomych) przedsiębiorców do rejestrowania domen jako znaków towarowych. W prawie polskim i unijnym obowiązuje podstawowa zasada: kto pierwszy ten lepszy; zasadniczo zatem ten kto zgłosi szybciej znak towarowy i zacznie go używać wygrywa z tym, kto pierwszy zacznie używać samej domeny w funkcji adresu strony internetowej. Nie zawsze jednak fakt wcześniejszego używania domeny pozostanie bez znaczenia, w szczególności dla oceny uczciwości zgłaszającego znak towarowy w postaci domeny z pokrzywdzeniem tego, który wcześniej takiej domeny używał. Tego rodzaju spory należą do tych trudniejszych, niemniej – nie beznadziejnych.
A co się dzieje, gdy powstaje konflikt?
Zasadniczo głównym wygranym w sporze: znak towarowy vs domena jest w większości przypadków właściciel znaku towarowego.
O ile uprawniony do znaku towarowego używanego później w domenie internetowej, w funkcji znaku tj. w celu identyfikacji konkretnego sklepu lub zamieszczonym w nich towarów ma raczej pełne prawo (przy spełnieniu ustawowych warunków) do zakazywania używania tej domeny, jeśli narusza ona prawo do wcześniejszego znaku, o tyle prawa uprawnionego z domeny do zwalczania znaku towarowego są bardzo ograniczone, można by wręcz powiedzieć – praktycznie żadne.
WAŻNE: Sama rejestracja domeny nie daje automatycznie żadnych praw wyłącznych, jakie dają znaki towarowe. Domeny są rejestrowane przez rejestratorów domen, bez żadnej analizy podobieństwa względem jakichkolwiek wcześniejszych praw, w tym do znaków towarowych. To oznacza, że nawet zajęta domena nie chroni przed zgłoszeniem późniejszym takiego samego znaku – znak może być zgłoszony, nawet jeśli domena istnieje. Odwrotna sytuacja generuje prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania domeny w zakresie, w jakim narusza ona wcześniejsze prawa osoby trzeciej.
Czy właściciel domeny ma jakiekolwiek prawa względem późniejszego znaku towarowego?
EUIPO w swoich Wytycznych dotyczących badań zgłoszeń znaków towarowych wskazuje, że użycie domeny internetowej może być przesłanką do sprzeciwu wobec rejestracji znaku – jeśli domena była faktycznie używana przed datą zgłoszenia. Dotyczy to sytuacji, w której w wyniku korzystania z nazwy domeny domena ta uzyskała charakter odróżniający lub rozpoznawalność w taki sposób, że odbiorcy mogą postrzegać nazwę domeny jako wskazówkę pochodzenia towarów/usług. Oznacza to zatem, że samo zarejestrowanie domeny nie wystarczy – musi ona bowiem być rzeczywiście używana, w sposób, który sprawia, że domena funkcjonuje de facto jako znak towarowy. Domeny są brane pod uwagę przez EUIPO jako jedno z wcześniejszych praw przy sprzeciwie składanym na podstawie art. 8(4) EUTMR. ALE, zła wiadomość jest taka, że według prawa polskiego domena nie może być traktowana jako nabyte wcześniej prawo, a tego wymaga wspomniany art. 8(4) EUTMR. Polski przedsiębiorca nie powoła się zatem skutecznie na swoją domenę jako podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku unijnego. Inne kraje UE mogą w tym zakresie mieć inne regulacje.
Polska ustawa prawo własności przemysłowej – mimo licznych kontrowersji – nie daje prawnych podstaw do powoływania się na fakt posiadania domeny jako prawa podmiotowego, które mogłoby stanowić podstawę sprzeciwu wobec rejestracji znaku przez inną osobę.
Co robić, żeby mieć i znak towarowy i domenę
Najlepiej, przed zgłoszeniem domeny internetowej do rejestracji sprawdzić, czy wybrana domena nie jest chronionym znakiem towarowym. Uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy może sprzeciwiać się używaniu przez nieuprawnione osoby znaków (w postaci domen) identycznych lub podobnych do jego znaku dla towarów lub usług identycznych lub podobnych. Jest to niezbywalne prawo uprawnionego do znaku towarowego. Bezpieczniej i pewniej jest zatem:
- Sprawdzić w odpowiednim rejestrze domen dostępność wybranej domeny,
- Przeprowadzić badanie znaku w postaci domeny lub jej wyróżniającego trzonu.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników obu poszukiwań i wykluczeniu przeciwskazań – optymalnie byłoby zarejestrować domenę i jednocześnie zgłosić do rejestracji znak towarowy, który nazwę wykorzystaną w domenie ochroni.
Rekomendacje dla przedsiębiorców
Aby uniknąć sporów i maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy, warto:
- Sprawdzić dostępność domeny i znaku jednocześnie przed rozpoczęciem działalności – zanim zdecydujesz nazwę firmy, produktu, usługi, w tym nazwę sklepu sprawdź, czy domena jest wolna, i czy podobna marka nie jest już zarejestrowana.
- Monitorować rejestracje domen i znaków – warto zlecić profesjonaliście cykliczny monitoring znaków potencjalnie kolidujących ze znakiem, czy z domeną; wczesna interwencja może pozwolić uniknąć przyszłych sporów
- Używać domeny aktywnie – prowadź działalność pod tą domeną, stosuj ją jako oznaczenie marki, w tym w ramach działalności marketingowej – żebyś mógł wykazać używanie znaku w domenie jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Rozważyć rejestrację znaku towarowego nawet jeżeli domena o tej nazwie jest zajęta – jeśli określona nazwa jest dla Ciebie istotna, rejestracja znaku zagwarantuje Ci formalne prawo; łatwiej będzie dochodzić ochrony w razie naruszenia takiego znaku przez osobę trzecią.
- Reagować na użycie chronionego znaku w cudzej domenie – zbadaj potencjalny konflikt i reaguj bezzwłocznie; zdarza się że domena jest rejestrowana w złej wierze, po to żeby wymusić jej odkupienie.
- Konsultuj się z rzecznikiem patentowym – kwestie domen i znaków towarowych rządzą się specyficznymi prawami; prawo pozwala na skuteczne egzekwowanie praw w uzasadnionych przypadkach. Istnieją praktyczne narzędzia arbitrażu w sprawach domenowych, które pozwalają na sprawne i szybkie rozstrzygnięcie sporu.
