Używanie znaku towarowego – czy jest obowiązkowe?

Należy w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie co nam daje prawo do znaku towarowego? Otóż, znak towarowy gwarantuje jego właścicielowi niemal nieograniczoną w czasie wyłączność korzystania ze znaku dla konkretnie wskazanych towarów i/lub usług w stosunku do wszelkich osób trzecich. Czy zatem używanie znaku towarowego jest obowiązkowe? Na to pytanie odpowiedź znajdziesz poniżej.

Wyłączność korzystania z zarejestrowanego oznaczenia

Tego rodzaju wyłączność stanowi wyłom pośród wszystkich innych praw własności przemysłowej, bowiem dobrze „pielęgnowane” prawo może służyć przedsiębiorcy przez długie lata, w zależności od potrzeb gospodarczych.

Wiedzą o tym dobrze przedsiębiorcy, którzy są szczęśliwymi posiadaczami marek o wartości sięgającej w setkach tysięcy, a nawet milionach złotych, że dosyć tanim kosztem możemy czerpać pożytki z prawa, które daje całkiem pokaźne zyski i doskonałe narzędzie ochrony przed konkurentami praktycznie przez cały okres trwania przedsiębiorstwa, a nawet dłużej.

ALE! Wartość posiadanego monopolu w postaci prawa do znaku towarowego nie jest bezwarunkowa. Trzeba pamiętać, że prawo do znaku trwa 10 lat, po tym czasie prawo to trzeba przedłużyć, poprzez wniesienie wymaganej opłaty na konto organu, który zarejestrował znak. W przeciwnym razie, znak wchodzi do tzw. domeny publicznej, a co za tym idzie – pojawia się na rynku jako potencjalnie łakomy kąsek do „zagarnięcia” przez innych konkurentów. Nie ma (zasadniczo) przeszkód do ponownego zgłoszenia takiego znaku do ochrony, w tym przez innych przedsiębiorców. W naszym prawie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Pomijamy w tym miejscu rozważania dotyczące tego, czy ponowna rejestracja tego samego znaku przez innego przedsiębiorcę będzie miała takie samo pole rażenia i czy będzie skutecznym narzędziem ataku lub obrony.

Obowiązek używania znaku towarowego

Pułapek czyhających na przedsiębiorców, grożących utratą znaku towarowego jest więcej. Nie wystarczy tylko czuwać nad przedłużeniem ochrony wraz z upływem 10 letniego okresu ochrony. Warunkiem do bezpiecznego utrzymania wyłączności jest bowiem używanie znaków towarowych.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, „prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania”. Warunkiem jest złożenie we właściwym urzędzie wniosku. Inicjatywa w tym zakresie należy zatem w pełni do przedsiębiorców.

Cytowany przepis nierzadko spędzał sen z powiek rzecznikom patentowym czuwającym nad potężnymi portfoliami znaków towarowych klientów. To długa norma kumulująca w sobie szereg instrukcji. Nie tylko wynika z niej, że:

1. znak towarowy musi być używany, ale także że
2. używanie znaku towarowego musi mieć charakter rzeczywisty,
3. odnosić się do towarów objętych prawem, a ponadto
4. wskazuje okres, po upływie którego prawo można utracić – tzw. czasowy punkt graniczny.

Utrata prawa do znaku – wygaśnięcie prawa

W praktyce istnieje szereg problemów związanych z datą, z którą prawo do znaku może wygasnąć. Jest to niezwykle istotny moment, bowiem warunkujący możliwość uznania przez jego właściciela, kiedy używanie znaku towarowego bez zgody ma nadal charakter bezprawny, a kiedy przestaje być działaniem bezprawnym. Nie raz zdarzyło się w praktyce orzeczniczej Urzędu Patentowego RP, że błędne wskazanie daty wygaśnięcia prawa we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, skutkowało oddaleniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Wskutek takiego błędu przedsiębiorca, któremu zależało na „unicestwieniu” nieużywanego prawa z rynku musiał odejść z kwitkiem. Potencjalnie prosty warunek, na skutek skomplikowania jego interpretacji w orzecznictwie, potrafił więc narobić sporych szkód.

Bezprawne używanie znaku towarowego ma bowiem miejsce tylko wtedy, kiedy dany przedsiębiorca ma prawne narzędzie, żeby takiemu używaniu się sprzeciwić.

Po latach sporej niepewności, Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważne orzeczenie (wyrok z dnia 30.10.2023 r., sygn. II GSK 842/20), które – miejmy nadzieję – wprowadzi pożądaną pewność w prawie – której zawsze prawnicy życzą sobie najbardziej.

W cytowanym wyroku NSA wypowiedział się jednoznacznie w temacie obowiązków Urzędu Patentowego RP w odniesieniu do daty, z którą powinno stwierdzić się wygaśnięcie prawa do znaku, nawet gdy wnioskodawca w postępowaniu zainicjowanym przed UP RP nieprawidłowo wskaże najwcześniejszą możliwą datę wygaśnięcia, tj. pomyli się o „magiczny” 1 dzień, który do tej pory potrafił napsuć krwi, prowadząc do oddalenia wniosków, w których pojawiał się taki matematyczny błąd.

NSA ostatecznie przekazał wszystkim praktykom jasne wytyczne, które można sprowadzić do wskazanych niżej zasad. NSA przyjął, jako punkt wyjścia oczywiste ustalenie, że skoro:

„prawo ochronne wygasa po upływie 5 lat, a termin ten rozpoczyna swój bieg najwcześniej w dniu następującym po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż 5 letni liczony po dniu udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy”.

Tym samym:

• w przypadku spełnienia przesłanek stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy ma obowiązek stwierdzić to wygaśnięcie w dacie rzeczywistej określonej w art. 172 pwp, nawet gdyby była ona inna aniżeli wskazana we wniosku przez wnioskodawcę, gdyż prawo ochronne na znak towarowy wygasa z mocy prawa w ww. dacie
• jak wynika z art. 172 zd. 2 ustawy pwp datę wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy potwierdza się w decyzji, co oczywiście należy do kompetencji organu, a nie wnioskodawcy
• z normy art. 255 ust. 4 ustawy pwp nie wynika, że Urząd Patentowy jest związany datą wygaśnięcia prawa wskazaną przez wnioskodawcę.

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie potwierdził, że stanowisko Urzędu Patentowego co do konieczności wskazania we wniosku daty wygaśnięcia prawa do znaku towarowego oraz związania nią Urzędu nie znajduje potwierdzenia w art. 255¹ ust. 3 ustawy pwp.

Przepis ten określa wymogi wniosku o wszczęcie postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego. Brak w nim obowiązku wskazania daty wygaśnięcia prawa. Takiego obowiązku nie może zatem narzucać organ, ze szkodą dla wnioskodawców, który ową datę wskazywali dotychczas błędnie, co w konsekwencji prowadziło do przegrania sporu.

Podsumowanie

Nie można przecenić wagi obowiązku, jakiem zdecydowanie pozostaje używanie znaków towarowych. To prawo ma swoją wartość tylko wtedy, gdy faktycznie na rynku pozostają obecne towary czy usługi oznaczane danym znakiem. Tylko w ten sposób buduje się bowiem rzeczywista identyfikacja znaku towarowego z przedsiębiorcą. Trzeba pamiętać, że oznaczanie pochodzenia (budowanie owej jednolitej tożsamości) jest podstawową funkcją znaku towarowego. Z tego też względu przyjmuje się, że używanie znaku towarowego bez zgody właściciela jest traktowane jako bezprawne użycie znaku towarowego tylko wtedy gdy mamy podstawy by uznać, że faktycznie konkretne zachowanie ma charakter niedozwolony. O bezprawności możemy mówić tylko wtedy, gdy działanie konkurenta jest nieuczciwe. Za nieuczciwe uznaje się też utrzymywanie monopolu (blokowanie dostępu do znaku) gdy przedsiębiorca faktycznie nie chce używać znaku i finalnie go nie używa. Stąd też nałożony na przedsiębiorców obowiązek używania i idące za niedochowaniem tego obowiązku bezwzględne konsekwencje.