Jak przebiega rejestracja wynalazku? Przewodnik krok po kroku

Postępowanie przed Urzędem Patentowym prowadzone jest w formie pisemnej, dlatego uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej. Procedurę przed Urzędem Patentowym można podzielić na kilka faz. 

W fazie pierwszej przygotowuje się dokumentację zgłoszeniową i dokonuje zgłoszenia. W fazie drugiej prowadzi się postępowanie, a w fazie trzeciej, po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji warunkowej o udzieleniu patentu/prawa ochronnego kluczowe jest dokonywanie opłat okresowych za ochronę. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną krok po kroku wszystkie działania umożliwiające uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku.

Faza pierwsza: dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku jest pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do rejestracji wynalazku. Braki formalne w dokumentacji mogą być niemożliwe do ich uzupełnienia w toku dalszego postępowania przed Urzędem Patentowym albo prowadzić do umorzenia postępowania. Dlatego też sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku lepiej jest powierzyć specjaliście, jakim jest rzecznik patentowy.

Co zawiera dokumentacja?

Dokumentacja zgłoszeniowa rejestracji wynalazku obejmuje:

dane formalne, takie jak:

• podanie, w którym wskazuje się dane zgłaszającego (czyli kto będzie właścicielem patentu i na jakiej podstawie prawnej), 
• dane twórców rozwiązania, 
• określenie, o jaki rodzaj ochrony ubiega się zgłaszający (patent/prawo ochronne na wzór użytkowy),

opis wynalazku, składany podczas rejestracji wynalazku, obejmuje:

• tytuł wynalazku, 
• określenie dziedziny techniki i opis stanu techniki,
• opis rozwiązania, wskazanie korzystnych efektów, jakie przynosi wynalazek,
• przedstawienie przynajmniej jednego przykładu wykonania, wskazanie możliwości przemysłowego zastosowania rozwiązania,
• zastrzeżenia patentowe: stanowiące najważniejszą część dokumentacji, która wyznacza zakres ochrony, o jaki ubiega się zgłaszający dla danego wynalazku,
• rysunek: przedstawienie figur ilustrujących wynalazek, jeśli są one niezbędne do jego zrozumienia. W przypadku ubiegania się o ochronę wynalazku jako wzór użytkowy rysunek jest obligatoryjnym elementem dokumentacji.

Aby dokonać rejestracji wynalazku, który stanowi rozwiązanie techniczne dotyczące wytworu, sposobu postępowania czy zastosowania, należy przedstawić w opisie wynalazku w sposób kompletny, jasny i czytelny dla przeciętnego znawcy dziedziny techniki, do której należy wynalazek. Opis wynalazku powinien być zwięzły, to znaczy, że przedstawia się informacje opisujące dotychczasowy stan wiedzy w dziedzinie (stan techniki) najbliższy względem wynalazku, a ponadto, przy ujawnieniu istoty wynalazku i problemu technicznego, jaki to on rozwiązuje, należy posługiwać się jednoznacznie zrozumiałymi sformułowaniami, wskazując środki techniczne służące do realizacji zamierzonego celu wynalazku.

Rejestracja wynalazków – co może, a co nie może być zgłoszone

W jednym opisie można ująć kilka wynalazków różnych kategorii, które są powiązane wspólną ideą wynalazczą (spełniają wymóg jednolitości), na przykład wytwór i jego zastosowanie. Dla każdej kategorii wynalazku należy podać przynajmniej jeden przykład wykonania. W przypadku, gdy wynalazkiem jest nowy związek chemiczny albo lek, w dokumentacji składanej przy rejestracji wynalazku należy określić strukturę tego związku, dane fizykochemiczne pozwalające na jego identyfikację oraz sposób wytwarzania. Tylko tak przedstawiony wynalazek będzie uznany za dostatecznie ujawniony.

Ponieważ wzorem użytkowym może być tylko rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci, lub przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci, prawa ochronnego na wzór użytkowy nie uzyska wynalazek dotyczący na przykład sposobu otrzymywania, takie rozwiązanie może być chronione patentem.

Metafora opowieści a opis patentowy w rejestracji wynalazku

W opublikowanym niedawno artykule pojawiło się ciekawe porównanie opisu patentowego do opowieści historii z wątkiem naukowym. Według autora opis wynalazku „opowiada historię”, gdzie postaci tego „opowiadania” muszą rozwiązać pewien problem. Stąd potrzebujemy umieścić w opisie charakterystykę postaci i fabułę, która daje nam tło opowieści. Z drugiej strony, opis wynalazku zawiera charakterystykę problemu technicznego, przedstawia także „hipotezę jego rozwiązania” oraz sposób, w jaki można ją przetestować. To zabawne odniesienie jest w mojej ocenie bardzo trafne. Faktycznie, opisanie innowacji w dokumentacji wymaganej do rejestracji wynalazku wymaga odpowiedzenia na pytania: dlaczego? jak? co?

1. Dlaczego twórca wynalazku zajął się danym problemem technicznym? 
2. Jak (w jaki sposób) zamierzał rozwiązać dany problem? 
3. Co chce chronić? (Jakie cechy zaproponowanego rozwiązania są nowe i nieoczywiste).

Rejestracja wynalazku – dlaczego opis jest ważny?

Laik może się zastanawiać czy nie wystarczy deklaracja, że wynalazek działa i po co tyle „zachodu”?

Podstawowym założeniem ogólnoświatowego systemu prawa patentowego jest pewien rodzaj umowy, że prawo wyłączne (patent) udzielany jest temu, kto ujawni swój wynalazek, opisując go w taki sposób, aby osoba mająca przeciętną wiedzę z danej dziedziny techniki, na podstawie tego opisu, mogła go praktykować, bez dodatkowego wysiłku twórczego, pod warunkiem że rozwiązanie jest nowe i nieoczywiste.

Opis wynalazku, a zwłaszcza zastrzeżenia patentowe sankcjonują zakres ochrony wynalazku, stąd jest to dokument o charakterze prawnym. Natomiast z racji umieszczonych w opisie informacji technicznych czy naukowych, rejestracja wynalazku – czy raczej załączona do niej dokumentacja często jest jedyną formą ujawnienia (publikacji) osiągnięć w danej dziedzinie techniki. Powszechnie przyjęło się wyliczenie Terapane, że 80% całej wiedzy technicznej na świecie jest zawarte wyłącznie w literaturze patentowej. W przypadku wynalazków chemicznych analiza zasobów Chemical Abstracts Service (CAS) Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, zgromadzonych w repozytorium Chemical Abstracts Plus (CAplus) obejmującego międzynarodowe czasopisma, patenty, rodziny patentów, raporty techniczne, książki, materiały konferencyjne, rozprawy doktorskie i czasopisma ze wszystkich dziedzin chemii, biochemii, inżynierii chemicznej i nauk pokrewnych od 1907 roku do chwili obecnej wykazała, że substancje opisane w CAplus w 95% nie miały odpowiednika w literaturze niepatentowej. Można zatem przyjąć, że w dziedzinie LifeScience opisy patentowe – pozornie czysto formalny wymóg w rejestracji wynalazku – w rzeczywistości stanowią niemalże wyłączną platformę do ujawniania wynalazków.

„Dostateczne ujawnienie rozwiązania” – zalety i wady publikacji patentowych

Konieczność dostatecznego ujawnienia rozwiązania w opisie patentowym do rejestracji wynalazku ma swoje zalety i wady. Jedną z zalet tego rodzaju publikacji jest jej wygodna forma. Złożenie opisu wynalazku w urzędzie patentowym, po spełnieniu minimalnych wymagań formalnych, zwykle po 18. miesiącach od daty dokonania zgłoszenia skutkuje jego publikacją w bazach patentowych i jest dostępna online. W przeciwieństwie do publikacji w czasopiśmie naukowym publikacja opisu wynalazku nie wymaga weryfikacji rady naukowej, uzyskiwania recenzji czy żmudnego procesu zatwierdzania tekstu do publikacji w danym czasopiśmie. 

Natomiast aby uzyskać ochronę rozwiązania, twórca wynalazku musi zgodzić się na podjęcie pewnego rodzaju ryzyka, że ujawnia swoją pracę, której opis jest publikowany, zanim urząd patentowy dokona oceny zdolności patentowej rozwiązania i zarejestruje wynalazek jako chroniony. 

Rejestracja wynalazku – proces złożenia dokumentacji

Po sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku dokonuje się zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Dopuszczalne jest zgłoszenie wynalazku w formie papierowej lub elektronicznej. 

Ważnym elementem pierwszej fazy procedury zgłoszeniowej wynalazku jest także wniesienie opłaty urzędowej za zgłoszenie oraz za pełnomocnictwo (jeśli zgłoszenie wynalazku dokonywane jest przez rzecznika patentowego). Po dokonaniu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy przeprowadza badanie formalne dotyczące sprawdzenia, czy dane formalne są kompletne, czy opis wynalazku zawiera wszystkie niezbędne elementy. 

Faza druga: postępowanie przed Urzędem Patentowym

W drugiej fazie postępowania zgłoszeniowego na drodze do rejestracji wynalazku, Urząd Patentowy przeprowadza poszukiwania w stanie techniki oraz sporządza wstępną ocenę wynalazku, która jest przekazywana zgłaszającemu.

Zazwyczaj urzędy patentowe dokonują wstępnej oceny stanu techniki przed publikacją opisu wynalazku. Zgłaszający ma zatem możliwość zapoznania się ze wstępną oceną urzędu, czy istnieją szanse na uzyskanie patentu. Nie jest to jednak ocena ostateczna, dlatego zgłaszający nie ma gwarancji, że to, co wymyślił i co zostanie opublikowane, będzie chronione. Aby zminimalizować ryzyko tego, że kluczowe cechy wynalazku już są znane, warto przed dokonaniem zgłoszenia przeprowadzić badania patentowe, które mogą stanowić inspirację do tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo być pomocne przy ocenie szans na uzyskanie patentu.

Badanie merytoryczne

Po publikacji opisu wynalazku, która następuje po 18. miesiącach od daty dokonania zgłoszenia, rozpoczyna się etap badania merytorycznego zgłoszonego rozwiązania. W tym celu ekspert Urzędu Patentowego dokonuje oceny, czy wynalazek spełnia odpowiednie kryteria do udzielenia ochrony.

W przypadku rozwiązań ubiegających się o ochronę patentową Urząd Patentowy bada, czy wynalazek spełnia przesłanki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność. Natomiast w przypadku rejestracji wynalazków ubiegających się o ochronę jako wzór użytkowy, Urząd Patentowy sprawdza przesłanki zdolności ochronnej: nowość i przemysłową stosowalność.

Zgłaszający ma możliwość prowadzenia dyskusji z Urzędem Patentowym, przedstawiając pisemne stanowisko w sprawie zarzutów stawianych przez Urząd Patentowy wobec zgłoszonego rozwiązania. Zgłaszający ma prawo do wprowadzania zmian i poprawek w całym opisie wynalazku, przy czym nie mogą one wykraczać poza zakres ujawniony w pierwotnym opisie. 

Rejestracja wynalazku a wprowadzanie zmian w dokumentacji

Jeśli jest możliwość odparcia zarzutów Urzędu Patentowego poprzez wprowadzenie zmian zakresu żądanej ochrony, dokonuje się zmian w zastrzeżeniach patentowych/zastrzeżeniach ochronnych, dostosowując także pozostałe elementy opisu wynalazku. Ważne jest przy tym, aby w pierwotnej treści opisu, złożonej podczas zainicjowania procedury rejestracji wynalazku, było poparcie dla wprowadzanych zmian.

Przykładowo, treść zastrzeżeń patentowych obejmowała kompozycję zawierającą A+B. W opisie wynalazku ujawniono także kompozycję A+B+C. W toku badania Urząd Patentowy stwierdził, że kompozycja A+B nie jest nowa (była znana przed datą zgłoszenia w stanie techniki). Wówczas zgłaszający ma możliwość zawężenia zakresu ochrony poprzez zastrzeżenie kompozycji A+B+C.

Gdyby jednak w opisie wynalazku taka kombinacja nie była przedstawiona, nie byłoby możliwości zmiany zastrzeżeń poprzez dodanie składnika C do kompozycji, gdyż nie byłoby poparcia takiej cechy wynalazku w opisie z daty zgłoszenia.

Faza druga rejestracji wynalazku kończy się wydaniem przez Urząd Patentowy decyzji warunkowej o udzieleniu patentu lub decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Faza trzecia: utrzymywanie ochrony wynalazku

Ostatnią fazą postępowania na drodze do rejestracji wynalazku jest wniesienie opłaty urzędowej za publikację patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy. Dodatkowo należy wnieść opłaty za ochronę, którą liczy się wstecznie od daty dokonania zgłoszenia. Przykładowo: zgłoszenie wynalazku zostało dokonane w 2020 roku, a decyzję warunkową o udzieleniu patentu wydano w 2025 roku, należy zatem wnieść opłatę za 5 lat ochrony.

Czas trwania ochrony jest zróżnicowany, w przypadku patentu maksymalny okres ochrony wynosi 20 lat, a dla praw ochronnych na wzór użytkowy ten okres jest o połowę krótszy i wynosi 10 lat.

Opłaty za ochronę – ostatni etap rejestracji wynalazku

Tryby uiszczania opłat za ochronę są różne. W przypadku rozwiązań chronionych w Polsce opłaty wnosi się do Urzędu Patentowego RP cyklicznie co roku dla patentu albo w podziale na cztery okresy (w 3 roku, w 2 roku, w 3 roku, w 2 roku) dla wzoru użytkowego. Uiszczanie należności można uznać za ostatni etap rejestracji wynalazku.

Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych za ochronę jest ważnym zadaniem w zarządzaniu portfolio IP. Brak opłaty w odpowiednim terminie może doprowadzić do wygaszenia ochrony wynalazku. Warto zatem taką kwestię powierzyć opiece kancelarii FGGH IP, aby mieć pewność co do tego, że uzyskane prawo wyłączne pozostaje w mocy i wynalazek jest skutecznie chroniony.

Podsumowanie

Rejestracja wynalazku poprzez dokonanie jego zgłoszenia, prowadzenia postępowania aż do uzyskania prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w formie ochrony patentowej albo ochrony jako wzór użytkowy, jest procesem wieloetapowym, rozłożonym w czasie, zwykle zajmuje około 3 lat. Procedura prowadzona przed Urzędem Patentowym wymaga umiejętności sporządzenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej, zwłaszcza opisu wynalazku oraz wiedzy w zakresie przesłanek zdolności patentowej. Warto zatem powierzyć takie zadanie rzecznikom patentowym FGGH IP, aby właściwie zabezpieczyć swoje wynalazki i dobrać odpowiednią strategię ochrony, dopasowaną do potrzeb biznesowych klienta.