W dniu 22 marca 2024 r. wydany został komunikat EUIPO w sprawie opracowania we współpracy z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE wspólnych praktyk dotyczących zgłaszania znaków towarowych w złej wierze.
Opracowanie nowych, zharmonizowanych zasad obejmujących tematykę zgłoszeń znaków w złej wierze jest wynikiem potrzeby ujednolicenia praktyk, w związku z różnym podejściem państw członkowskich UE do istoty pojęcia „złej wiary”. Brak jednolitości stanowi istotną barierę w harmonizacji praktyk dla całego terytorium Unii Europejskiej.
Ustalono zasady, wedle których należy postrzegać pojęcie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych, jak zasady oceny elementów, które na złą wiarę mogą się składać. Kraje członkowskie UE mają obowiązek wdrożyć wspólną praktykę w terminie 3 mcy od publikacji komunikatu.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia dotyczące postrzegania przesłanki złej wiary (stanowiącej w Polsce bezwzględną przeszkodę rejestracji a w UE przesłankę unieważnienia podnoszoną tylko na wniosek), jak też zasad procedowania zgłoszeń dokonanych w złej wierze.
- Pojęcie „złej wiary” nie jest terminem zdefiniowanym – podlega zawsze indywidualnej ocenie; przy jej ocenie należy czerpać z orzecznictwa sądów UE;
zła wiara co do zasady rozumiana jest jako istnienie nieuczciwej motywacji po stronie zgłaszającego; jest nią zachowanie, które odbiega od przyjętych zasad etycznego postępowania lub uczciwych praktyk handlowych
- Ze złą wiarą mamy do czynienia wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że zgłaszający działał:
- z zamiarem naruszenia interesów konkretnej osoby lub
- z ogólnym zamiarem uzyskania wyłącznego prawa w celach innych niż w celu oznaczania pochodzenia towaru/usługi (nie – w funkcji znaku), nawet bez związku z istnieniem praw/interesów konkretnej osoby
- pod pojęciem „wcześniejsze prawo” rozumie się każde prawo lub inny uzasadniony interes, niezależnie od jego charakteru (może obejmować również niezarejestrowane oznaczenie, imię, nazwisko, nazwę itp.)
- rozkład ciężaru dowodu w wykazaniu istnienia złej wiary zgłaszającego:
- istnieje domniemanie dobrej wiary zgłaszającego do czasu wykazania tezy przeciwnej; ciężar obowiązku spoczywa po stronie skarżącego;
- jeśli urząd patentowy posiada obiektywne okoliczności służące do obalenia domniemania dobrej wiary – ciężar dowodzenia, że zgłoszenie nastąpiło w dobrej wierze będzie jednak obciążał zgłaszającego znak;
- milczenie zgłaszającego nie powinno być traktowane jako oznaka nieuczciwego zamiaru – kluczowe znaczenie ma ocena dowodów złożonych przez skarżącego;
- dowodami w sprawie mogą być wszelkie materiały mające znaczenie dla sprawy – urzędy muszą wziąć pod uwagę wszystkie złożone dowody
- momentem właściwym do ustalenia, czy zgłaszający działał w złej wierze jest dzień zgłoszenia znaku towarowego (w przypadku zgłoszeń międzynarodowych – dzień wyznaczenia UE lub państwa członkowskiego UE) – w przypadku późniejszego przeniesienia znaku na inny podmiot złą wiarę ocenia się przez pryzmat zgłaszającego a nie nowego właściciela, należy jednak przeanalizować również związek między zgłaszającym a nowym właścicielem, w tym m.in. związki właścicielskie między osobami fizycznymi a osobami prawnymi (wszelkie dodatkowe okoliczności przed i po zgłoszeniu również mogą mieć znaczenie)
Ważne!
- za przypadek działania w złej wiary traktowane będzie (pod warunkiem spełnienia innych okoliczności) m.in. zgłoszenie nowego znaku w celu:
- uniknięcia konieczności przedstawienia dowodów używania i przedłużenia okresu karencji
- uniknięcia konsekwencji unieważnienia/wygaśnięcia
- wykorzystania pasożytniczego renomy wcześniejszego znaku
- przywłaszczenia sobie cudzych praw
- wiedza zgłaszającego o tym, że inna osoba korzysta z innego znaku identycznego lub podobnego może wskazywać na złą wiarę (ALE nie musi). Okoliczności, które mogą dowodzić złej wiary to:
- powszechna wiedza o korzystaniu przez inną osobą ze znaku identycznego/podobnego dla identycznych/podobnych towarów lub o istnieniu znaku renomowanego (nawet spoza UE)
- istnienie relacji handlowych pomiędzy stronami
- zainicjowanie, w czasie krótkim po zgłoszeniu, działań procesowych przeciwko skarżącemu
- ocena podobieństwa jest tylko jednym z czynników do oceny złej wiary; zła wiara może mieć miejsce również wtedy, gdy znaki nie są identycznie lub konfuzyjnie podobne; musi istnieć „pewien” stan podobieństwa (powiązanie między prawami)
- ocena podobieństwa towarów/usług to również jeden z elementów oceny (nie jest to czynnik bezwzględny). Wystarczające może być stwierdzenie, że towary/usługi należą do zbliżonego segmentu rynku
- istotne do oceny może być ustalenie, że zgłaszany znak może wprowadzać w błąd (to również nie jest element konieczny – ważne są okoliczności danej sprawy)
- zasadniczo stwierdzenie złej wiary skutkuje odmową lub unieważnieniem prawa w całości; dopuszczalne jest jednak częściowe unieważnienie prawa, jak też częściowa odmowa.
Helena Gajek, rzecznik patentowy, radca prawny
